Gdy Birkin spotyka MetaBirkin - co na to prawo?

Temat ochrony znaków towarowych w świecie wirtualnym nie jest nowy, ale nabrał kolorów, gdy na tapetę został wzięty temat metaverse, określanego jako trójwymiarowy wirtualny świat.^[1]

Zagadnienie to pojawiło się w jednym ze sporów przed amerykańskim sądem. Mason Rotschild stworzył i oferował NFT „MetaBirkin” czyli cyfrową wersję słynnych torebek Birkin. Przeciwko tym działaniom wystąpiła marka Hermès twierdząc, że takie działania naruszają jej prawa, w tym prawo do znaku towarowego „Birkin”. Rotschild twierdził, że jego działania mają charakter artystycznego komentarza do rzeczywistości i nie ma mowy o szkodzie dla marki Hermès. Jednak Sąd uznał inaczej i przyznał rację marce Hermès.

Ochrona fizyczna nie zawsze dla produktów wirtualnych 

Czy w każdym przypadku, w którym znak jest chroniony dla fizycznych towarów można zakazać jego używania w świecie wirtualnym? Moim zdaniem nie. 

Elementy wirtualnego świata mogą być traktowanego jako treści cyfrowe, a ich podobieństwo do towarów „rzeczywistych” nie jest wcale takie oczywiste. Czy ta opinia jest słuszna okaże się dopiero za kilka lat. Niemniej już teraz wiele firm zgłasza swoje znaki towarowe nie tylko dla dóbr „rzeczywistych”, ale również dla dóbr wirtualnych. 

Przykładowo NIKE Innovate C.V. zarejestrował w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) słowny znak „NIKE” m.in. dla towarów wirtualnych do pobrania związanych z odzieżą i obuwiem czy usług sprzedaży towarów wirtualnych dotyczących odzieży czy obuwia (ZTUE 018586666). Takich zgłoszeń jest coraz więcej i wielu przedsiębiorców woli zabezpieczyć swoje marki również dla dóbr wirtualnych. 

Z kolei marka Gibson znana z produkcji gitar elektrycznych, w tym kultowego modelu „Gibson Les Paul” zgłosiła w amerykańskim Urzędzie Patentowym i ds. Znaków Towarowych znak w postaci kształtu gitary, który zgłosiła właśnie dla towarów w klasie 9, a mianowice: plik multimedialny do pobrania, który zawiera grafikę, tekst, dźwięk i wideo i odnosi się do muzyki i rozrywki, uwierzytelniany za pomocą niewymiennych tokenów. 

EUIPO odnosi się do tematu znaków w świecie wirtualnym

Nad kwestią ta pochylił się również Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Z materiałów EUIPO wynika, że zgłaszając znak towarowy dla dóbr wirtualnych rekomendowane jest ich precyzyjne określenie, a towary lub usługi wirtualne mogą być wskazywane w klasach 9, 35, 41 klasyfikacji nicejskiej.^[2]

Przykładowo w klasie 9 moglibyśmy zatem wskazać towary wirtualne do pobrania, a mianowicie programy komputerowe zawierające torebki do użytku online, z kolei w klasie 35 możemy wskazać sprzedaż towarów wirtualnych w postaci torebek. 

Pozostaje jeszcze klasa 41, która tradycyjnie kojarzona jest z usługami rozrywkowymi, edukacyjnymi i sportowymi. W zakresie tej klasy moglibyśmy rozważać wskazanie usług rozrywkowych w postaci udostępniania wirtualnego świata, w których użytkownicy mogą wchodzić w interakcje w celach sportowych czy usługi rozrywkowe w postaci udostępniania wirtualnej sztuki czy narzędzi do tworzenia wirtualnej sztuki. 

Nie oznacza to jednak, że są to jedyne klasy, które zawsze będą właściwe. Każda sprawa jest indywidualna i wymaga odrębnego zastanowienia się nad odpowiednim sklasyfikowaniem towarów i usług w celu zapewnienia optymalnej ochrony. 

Wykorzystanie określenia metaverse w znaku towarowym

A jak wygląda sama kwestia użycia słowa metaverse w znaku towarowym i ocena jego opisowości? 

Tu również nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W naszej praktyce spotkaliśmy się zarówno z sytuacją, w której udało nam się zarejestrować znak towarowy zawierający element słowny „metaverse” dla rzeczywistych towarów związanych z żywnością, jak i z odmową w innej sprawie. 

Wydaje się zatem, że praktyka w tym zakresie może być bardzo zróżnicowana w najbliższych latach i pozostaje nam jako pełnomocnikom aktywnie brać udział w jej tworzeniu. 

Jeżeli chciałabyś zaktualizować ochronę swojego znaku towarowego, tak aby obejmowała ona również wirtualne towary to warto podjąć działania już teraz.

---

^[1] https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/metaverse#google_vignette

^[2] https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/185170/mod_label/intro/Metaverse%20Webinar-Review%20SL.pdf

Autor artykułu

Anna Kawalec

Prawnik, rzecznik patentowy w kancelarii Markpresso.

Anna Kawalec stawia nacisk na wybór odpowiedniej strategii. Analizując sytuację klienta, patrzy kilka lat naprzód. Doradza rozwiązania korzystne nie tylko dziś, ale też za kilka lat. Przewiduje możliwe wyzwania i kolizje, co pozwala przedsiębiorcy dostosować swoje decyzje, by zminimalizować ryzyko sporów. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z prawa własności przemysłowej na tej samej uczelni i prawo nowych technologii i internetu na SWPS. W 2024 roku uzyskała certyfikat ZSK w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych i gospodarczych. Od 2020 roku aktywnie bierze udział w pracach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – obecnie jako przewodnicząca Komisji Promocji Zawodu i wicedziekan Okręgu Mazowieckiego.

Pełny profil eksperta → | Profil LinkedIn →